中国知识产权法更新
11月 29, 2022

名人姓名权在商标行政案件中的保护

名人姓名权在商标行政案件中的保护

案例背景及分析1

(2016)最高法行再27号第6020569号“乔丹”商标撤销案(28类)

迈克尔·杰弗里·乔丹(以下简称“乔丹”),生于美国纽约,前美国男子篮球运动员,司职得分后卫,被称为“篮球之神”。作为公认的史上最伟大的篮球运动员, 2009年正式入选奈·史密斯篮球名人纪念堂,2021年,入选NBA历史75大球星。

晋江麦克鞋塑有限公司于2007年4月提交了第6020569号“乔丹”的商标申请(下称“争议商标”),该商标于2010年3月获准注册,核定使用在第28类“运动球类;锻炼身体器械;箭;体育活动器械;护腕”等商品上。2011年8月该商标转让给乔丹体育股份有限公司(以下简称“乔丹公司”)。

2012年乔丹向商标评审委员会申请撤销该商标,认为该商标的申请注册违反了《反不正当竞争法》第二条、第五条第(三)项,以及2001年修订的《商标法》第十条第一款第(八)项、第四十一条第一款等规定。

商评委针对乔丹所提出的撤销申请做出驳回裁定,维持该争议商标的注册有效性。随后,迈克尔·杰弗里·乔丹不服该裁定并于期限内提起针对该裁定的行政诉讼,然而一审法院北京市一中院及二审法院北京市高院先后均未支持迈克尔·杰弗里·乔丹的诉讼请求,判决维持商评委作出的裁定,即该争议商标是有效注册。迈克尔·杰弗里·乔丹遂向最高人民法院申请再审。

最高院在审理再审案件过程中,认定自然人“迈克尔·杰弗里·乔丹”名字具有一定知名度并为相关公众所熟悉,而“迈克尔·杰弗里·乔丹”与特定名称“乔丹”之间已经建立稳定对应关系,因此自然人“迈克尔·杰弗里·乔丹”就“乔丹”享有姓名权。乔丹公司是在明知申请人及其姓名“乔丹”具有较高知名度的情况下,擅自在“体育活动器械、游泳池”等与迈克尔·杰弗里·乔丹具有高度关联的商品上注册了包括争议商标在内的大量与迈克尔·杰弗里·乔丹相同或相关联的商标,放任相关公众误认两者之间存在某种特定联系。乔丹公司的上述行为使得其无需付出过多成本,即可实现由迈克尔·杰弗里·乔丹为其“代言”的效果,可见乔丹公司恶意申请注册争议商标,损害迈克尔·杰弗里·乔丹的在先姓名权,违反了诚实信用原则。

通过本案,我们可以看到法院首先认可姓名权是自然人对其姓名享有的人身权,姓名权可以构成商标法规定的在先权利,即使是外国自然人外文姓名的中文译名如果符合条件的,也可以依法主张作为特定名称按照姓名权的有关规定予以保护。其次,外国自然人就其中文译名等特定名称主张姓名权保护的,该特定名称应当符合至少下面三个方面的条件:1)该特定名称在我国具有一定的知名度,为相关公众所知悉;2)相关公众使用该特定名称指代该自然人;3)该特定名称已经与该自然人之间建立了稳定的对应关系。同时,法院亦需要综合考量争议商标的注册人在申请注册时是否存在明显的主观恶意。

案例背景及分析2

(2021) 最高法行再75号第1387094号“马诺罗•贝丽嘉MANOLO&BLAHNIK”商标无效宣告案(25类)

Manolo Blahnik/马诺娄·布拉尼克是西班牙鞋履设计大师。1972年,他创立了同名品牌Manolo Blahnik。Manolo Blahnik的鞋是高跟鞋中的“贵族”。拥有一双Manolo Blahnik是女人的梦想,就连大牌女星们也是它的狂热追求者,在热播美剧《欲望都市》中多次出镜,深受消费者的喜爱。

自然人方宇舟于1999年1月提交了第1387094号“马诺罗•贝丽嘉 Manolo & BLAHNIK”的商标申请(下称“争议商标”),该商标于2000年4月获准注册,核定使用在第25类“靴;鞋”等商品上。

2014年,马诺娄·布拉尼克(MANOLO BLAHNIK)向商标评审委员会提出了针对该商标的无效宣告申请,认为该商标的申请注册违反了2001年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条第一款、第三十一条、第四十一条第一款等规定。

商评委随后做出驳回裁定,维持争议商标的注册有效性。随后,马诺娄·布拉尼克(MANOLO BLAHNIK)不服该裁定并提起行政诉讼至当地法院。然而,北京知识产权法院、北京市高院分别在一审、二审中驳回马诺娄·布拉尼克的诉讼请求,维持商评委的驳回裁定,于是马诺娄·布拉尼克(MANOLO BLAHNIK)遂向最高人民法院申请该案件的再审。

最高院在审理该案件的时候认定马诺娄·布拉尼克(MANOLO BLAHNIK)为世界知名的时尚鞋履设计师,其姓名为西班牙语非固定搭配词汇,争议商标“MANOLO BLAHNIK/马诺罗·贝丽嘉”的外文部分与设计师名字完全相同,综合考虑到马诺娄·布拉尼克及其品牌在鞋履行业内享有的极高知名度,作为从业近二十年的同业经营者,争议商标申请人方宇舟应当熟知马诺娄·布拉尼克及其同名品牌。在此种情况下,争议商标申请人方宇舟不但没有进行合理的避让,反而还将争议商标注册在第25类“鞋、靴”等相关商品的行为难谓巧合。该商标注册损害了马诺娄·布拉尼克的姓名权,应予无效。

在本案中,法院认为在先姓名权保护的核心在于特定商品、服务领域内的商标标识与自然人姓名之间的指代关系是否成立且为相关公众所知悉。同时,衡量域外自然人的知名度,首先要考虑其对大陆地区的直接影响力,同时对通过杂志宣传、巡回演出、影视作品等方式将形成于域外以及香港地区的知名度辐射到内地的情况也应予以考量。

结语

商标行政案件中请求保护名人姓名权需要考虑以下问题:

1. 知名度考量。相关公众是否能够将所涉及的姓名、艺名等识别标志与特定自然人建立起对应关系;

2. 关联性考量。相关公众是否易将使用了争议商标的商品或服务误认为系经过该自然人许可或与该自然人具有特殊关联

3. 申请人主观是否明知、恶意。

评估商标是否涉及侵犯名人姓名权的风险亦需要考虑其他因素,如有任何此方面的疑问,请联系我们。

Author: Anna Hu, Olivia Ma