Zhang Xu and Shirley Lin
HongFangLaw IP Consulting Firm
22 September 2023
概要
近年来，随着国内知识产权立法不断更新，商标申请数量蓬勃增长，中国的快速发展吸引了众多法律从业者和品牌所有人的关注和兴趣。与任一其他国家或地区相比，中国的商标注册申请和注册数量均超过其十倍之多，其中可能蕴含更多机遇，也可能加剧目前商标申请中已经造成困扰的问题。因此，了解中国商标申请程序的特殊之处以及相应可以采取的策略对于实践至关重要。
讨论要点
本文引用
申请概述
根据世界知识产权组织（WIPO）发布的统计数据，2021年，中国国家知识产权局（CNIPA）受理了来自居民和非居民申请人的超过945万件商标注册申请（按类别计数），核准超过776万件商标注册申请（按类别计数）。[1]在全球的商标管理机构中，中国国家知识产权局记录的商标注册申请活动量位居榜首，其次是美国专利商标局、欧盟知识产权局和印度专利、外观设计和商标局。2021年，中国的有效商标注册总量也以3720万领先，紧随其后的是美国的280万和印度的260万。[2]
尽管中国商标注册申请活动的强劲表现令人赞叹，但由于中国遵循在先申请在先原则，新申请由于与在先商标近似遭到驳回的风险也随之提高。除此之外，中国国家知识产权局基于商标的合法性和显著性判断商标是否可核准注册有着严格的标准。中国国家知识产权局2021年度报告显示，对于商标注册申请（不包括通过马德里系统延伸至中国的国际申请）的初步审查中，驳回率为43%（27.8%的申请被完全驳回，15.2%的申请被部分驳回）。[3]
在商标注册申请数量庞大的背景下，中国国家知识产权局一直致力于缩短商标注册、驳回复审和其他程序的周期。上述2021年度报告指出，商标注册申请的平均审查周期为四个月，注册周期为七个月。中国国家知识产权局于2022年1月20日发布的《专利和商标审查“十四五”规划》预计，商标驳回复审案件审理周期将从2020年基础值的六个月进一步缩短。[4]
注册申请
根据《中华人民共和国商标法》的规定：
“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”
尽管该条款并没有穷尽式列举可申请注册的类型，但其他未列举的标志，如位置、气味和味道，在实践中未被正式接受或无法申请注册。因此，对这些新型商标的一般保护在中国仍处于理论发展阶段。注册非传统商标并非不可能，但这并不容易。目前成功的先例更可能是一个孤立的案例，正如Christian Louboutin的红鞋底商标申请花了近10年的时间才最终被最高人民法院确认可作为限定位置的单一颜色商标注册。
国际注册第G1031242号图形商标
如果权利人希望注册商业外观，例如上述红鞋底商标，则可以考虑根据商业外观的呈现方式将其作为图形（图形商标）或立体商标进行申请。以三维标志作为立体商标申请注册的，需要该标志不仅仅由商品自身的性质产生的形状，或为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状构成。在实践中，基于产品或产品容器形状的立体商标注册申请通常会由于缺乏显著性被驳回，该驳回理由非常难以克服。当此类商业外观不能通过商标注册进行保护时，可以考虑根据《中华人民共和国反不正当竞争法》寻求保护，该法规制对商业外观的混淆行为，但前提条件是该商业外观通过使用已经获得了一定的影响力。
无论是何种类型的标志，都应该具有合法性方能进行注册和使用。缺乏显著性仍然有可能克服，但被认定不合法的标志则不允许作为商标使用，遑论核准注册，比如与国家名称、国旗或国徽相同或相似的，带有民族歧视性的，包含误导或欺骗性宣传信息的，有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的标志。由于文化差异，许多权利人可能很难理解最后一种禁用情形，根据中国国家知识产权局发布的《商标审查审理指南》和最高人民法院出台的司法解释，可以进一步解释为：商标标志本身或其构成要素可能会对中国的公序良俗、公共利益或社会秩序等产生负面影响的。具有负面或不雅含义的词汇（包括缩写和翻译）和图形均可能属于此范围，应避免使用。
面对数百万的有效商标注册，希望在中国注册商标的品牌所有人发现已经存在相同或相似在先商标的情况并不罕见，在先商标有可能是另一个申请人出于巧合申请的，又或者是由恶意的囤积者或抢注者所申请。对此，法律法规提供了相应措施，以寻求坚持申请在先原则与保护在先未注册商标权益之间取得平衡。由于中国近年来坚定打击恶意商标注册申请的方针，现今任何主体都有权对此类商标提出异议或者无效。如果需要引证某个特定的未注册商标以对抗相同或近似的商标，则必须证明其在先的使用和声誉（主要在中国），这需要大量的证据支持该未注册商标在对方申请注册之前已经在相关公众中具有知名度，或至少在一定程度上具有影响力。因此，最安全的方案仍然是确保申请在先；然而，如果不幸申请在后，那么寻求其他方式取得注册则至关重要，例如通过著作权登记进行保护和保全使用证据以采取进一步的行动。
异议和撤销
使商标失去效力的程序包括提出异议、无效和撤销，对于申请人和商标状态的要求不同，后果和救济途径也不同。
一般程序
对于任何程序，申请应首先通过形式审查，大约需要两个月的时间，在此之后中国国家知识产权局下发正式的受理通知书来确认受理案件，随后将文件送达被申请人，并通知其提交答辩，被申请人如提交答辩的，则会再进行形式审查。此后，除无效宣告申请之外的其他程序（在无效申请中，如果被申请人提交了答辩，后续将进入质证程序，此时申请人可就被申请人答辩提交意见）将进入实质性审查，等待中国国家知识产权局作出决定。所有程序包括质证在内仅以书面形式进行，要求严格遵守时限规定。除非在特殊情况下得到审查员的批准，否则超期额外提交的材料通常不予采纳。
适用场景
理由包括绝对理由（基于恶意、合法性和显著性）和相对理由（基于在先权利）。前者可以由任何申请人在包括异议、无效和撤销（基于丧失显著性或注册后连续三年不使用）在内的程序中引用，中国国家知识产权局也可以根据职权对具有不合法要素或以不正当手段取得的、以及违反法律规定使用的商标注册采取措施。相反，当涉及到商标近似时，只有利害关系方如在先权利的所有人，才有权提出申请。
2019年《商标法》修订之前，对于恶意并无明确规定，而是将其隐含在总则以及其他法律法规散见的释义中，作为诚实信用原则的对立面出现，在实践中的适用也没有统一标准。现今，《商标法》第4.1条明确规定，“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”《规范商标申请注册行为若干规定》（2019）则进一步明确了需要考虑的因素，包括：
这一变化为权利人的品牌保护拓宽了可选择的途径，并为其提供了更明确的指导。
撤销不使用商标的制度在鼓励注册人使用商标、避免闲置和浪费资源方面发挥着重要作用，特别是考虑到中国目前庞大的有效商标注册数量。近年来，中国国家知识产权局对商标使用证据的真实性和有效性采取了更严格的标准，因此，对于似乎在任何其他方面都没有违法情形的相同或近似在先商标注册，只要该商标注册时间超过三年，就可以将撤销申请作为有效的工具加以利用。申请人可以根据需要对某一商标在部分或全部核定使用商品或服务上的注册提起撤销，同时提交在互联网上发现该商标未经使用的初步证据。由于任何主体都可以提起连续三年不使用撤销注册商标的申请，部分权利人可能会选择以不相关第三方的名义进行申请，以避免与商标注册人发生直接冲突。
后果和救济途径
成功的异议和无效申请都会导致商标权自始丧失，而撤销决定则不溯及既往，因为撤销针对的是商标注册后不能继续发挥效力的事由。尽管这三者的决定、裁决只有在没有异议的情况下才会生效，但其效果生效日期不同。异议申请的决定和无效宣告申请的裁决自作出之日起生效，而撤销的效力则自撤销公告之日产生。
当品牌所有人提起无效宣告和撤销不使用商标的申请，为他们自己的商标注册申请扫清道路时，可能会惊讶而困惑地发现，即使他们已经成功取得有利的裁决、决定使得这些在先的商标不再有效，他们的商标注册申请仍然遭到驳回。其原因在于《商标法》第50条规定了注册商标失效后的一年保护期限，在此期间，申请人仍然需要保持其商标注册申请有效或者重新递交商标注册申请，或者同时采取这两种措施来渡过该保护期：
“注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。”
如果对异议、无效宣告或撤销程序作出的决定、裁决不服的，当事各方可采取不同的救济途径。中国国家知识产权局的复审适用于异议后（异议申请人除外）和撤销后的程序，而对无效宣告裁定的异议则要求当事人向北京知识产权法院提起行政诉讼。
| 程序 | 时间 | 理由 | 申请人 | 周期 | 救济途径 | |||||
| 异议 | 初审公告之日起3个月内 | 绝对理由 | 任何主体 | 公告期满12个月内特殊情况下经批准延长6个月 | 异议人：提起无效宣告
被申请人：申请复审 |
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| 相对理由 | 在先权利人 | |||||||||
| 无效 | 注册后 | 绝对理由 | 任何主体 | 受理后9个月内特殊情况下经批准延长3个月 | 提起行政诉讼 | |||||
| 注册之日起5年内 | 相对理由 | 在先权利人 | ||||||||
| 注册之日起5年后 | 基于驰名商标的相对理由 | 驰名商标所有人 | ||||||||
| 不使用撤销 | 注册之日起3年后 | 绝对理由 | 任何主体 | 受理后9个月内特殊情况下经批准延长3个月 | 申请复审 |
转让和许可
无论达成何种协议，必须在商标转让得到中国国家知识产权局的核准和公告之后，受让人才能享有《商标法》规定的商标专用权。《商标法》还规定转让人和受让人应签订转让协议并共同提出申请，但在实践中，商标转让协议不需与申请一并提交，转让申请也不需要除签字或公司印章外的公证认证等手续。尽管程序和要求看似简单，但商标转让兹事体大，需要小心谨慎地处理，以防出现任何问题，特别是考虑到商标转让的程序通常需要大约五个月来完成（在此期间申请可以撤回），而且如果中国国家知识产权局发现恶意行为，则可能依职权驳回商标转让申请。
在进行商标转让之前，有如下事项需要注意。
至于商标使用许可，许可人可向中国国家知识产权局申请备案进行公告，但这并非商标使用许可产生效力的要件。然而，如果商标使用许可未经备案则不得对抗善意第三人。同样，商标使用许可备案不要求提交协议，申请时提交一份表格列明使用许可的基本事项，包括许可人、被许可人、许可商标、商品和服务，以及许可的期限和类型（例如，独占使用许可、排他使用许可或普通使用许可）。三种许可类型具有不同权利范围，对其进行区分和选择非常重要。在独占使用许可下，被许可人具有最大的权利范围，当侵权行为发生时有权独立采取维权行动。一般来说，商标使用许可备案对被许可人来说意义更大，能够通过让人知晓其权利进而更好地保护其免受第三方侵害。
关于商标许可，除了上述基本事实外，权利人还应注意以下方面。由于许可人和被许可人所关注的事项通常存在较大差异，其中为许可人和被许可人分别列出一些不同的关注点。
| 许可人 | 被许可人 |
| 规范的商标使用
使用证据的保存 质量控制 |
商标有效性和稳定性
商标使用许可历史，尤其是是否存在任何互相冲突的被许可人 |
| 尽职调查
许可使用费的支付 相互的不侵权 针对他人商标侵权的行动 许可到期后的生产或销售安排 |
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要点总结
总而言之，在中国向国家知识产权局提起商标申请需要了解的五个关键要点是：
2023年1月中旬，中国国家知识产权局公布了最新的《商标法》修订草案以征求公众意见，由于草案中的修改可能会对今后的商标申请程序和执法活动产生重大影响，在利益相关方当中引发了广泛讨论。不论《商标法》的修订最终如何定稿，打击恶意商标申请注册行为仍然是一个核心要义，预计会出台更多措施予以支持。
[1] WIPO Intellectual Property Statistical Country Profile 2021 – China,[URL].
[2] WIPO Worldwide IP Filings Reached New All-Time Highs in 2021, Asia Drives Growth, [URL].
[3] China National Intellectual Property Administration 2021 Annual Report, [URL].
[4] The 14th Five-Year Plan for Patent and Trademark Examination, [URL].
