短句商标应当具有显著性

案例来源

(2018)京73行初11359号

涉案主体:

原告：深圳市红莲贸易有限公司(以下简称“红莲公司”)

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）

案件导读:

该案诉争商标系第23851045号“DON’T START WITHOUT ME!”商标，由原告红莲公司于2017年04月28日申请注册在“广告、广告宣传本的出版、广告宣传”等服务上，被告商评委在被诉决定中认定，诉争商标“DON’T START WITHOUT ME!”已构成《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第十一条第一款第(三)项规定之情形，即其他缺乏显著特征的情形，因而对诉争商标的注册申请予以驳回。

原告红莲公司不服被诉决定起诉至北京知识产权法院，并诉称：一、诉争商标是英文商标，本身不属于描述性词语，未构成“其他缺乏显著性”的情形；二、以相关公众的认知水平，诉争商标文字可以作为商标使用，起到区分商标来源的作用；三、诉争商标符合商标的一般形式，也符合相关公众对于商标的习惯性认识。因此，请求法院依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。

被告辩称：

被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

法院认为，原告的在案证据不足以证明诉争商标具有显著性，起到区分商标来源的作用。诉争商标构成《商标法》第十一条第一款第（三）项规定之情形，属于不应予以核准注册的情形。

审判视角:

本案经法院审理认为，诉争商标由英文“DON’T START WITHOUT ME!”构成，其为一种普通日常英语用语，相关公众一般不会将其作为商标加以识别；

且诉争商标使用在诉争服务上，缺乏商标应有的显著性，不具备区分服务来源的作用，属于商标法第十一条第一款第(三)项所指的不得作为商标注册的标志。

原告的在案证据不足以证明诉争商标具有显著性，起到区分商标来源的作用。

因此，法院驳回了原告的诉讼请求，维持了商评委的决定。

鸿方评论:

商标的基本功能在于区分与识别，即区分商品或服务的来源，将商品或服务与特定提供者联系起来，商标需要具有显著性才能发挥其作用。因此，显著性是标识作为商标注册的基本条件。我国《商标法》规定，申请商标注册，应当具有显著性，便于识别。《商标法》第十条到第十二条规定了不得作为商标注册、使用的标识，其中第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。同时，需要特别指出的，虽然我国《商标法》规定了文字、图形、字母等可以作为商标的要素，但是特定要素所构成的标志本身的使用、表达或展示方式，若符合该标志所标示商品或服务行业的通常使用习惯，则往往不具备商标所需的显著性，也就是相关公众在具体商品或服务上发现特定标志，往往不会将其认知为商标。

本案中，诉争商标“DON’T START WITHOUT ME!”虽由四个英文单词构成，但整体形式更倾向于向公众展示一种英文普通短语，或者口号类的短句，这种短句在英文中较为常见，属于申请人独创的可能性较低，使相关公众不容易将其识别为商标，而是普通的短句，作为区分服务提供者的识别功能大大降低，因此商标的显著性程度就较弱。

在审查实践中，以短语、短句、口号等作为商标申请注册的案例屡见不鲜，能够获准注册的却不多。商标局于2016年12月对外公布的《商标审查及审理标准》列举了如“表示商品或服务特点的短句或者句子,普通广告宣传用语”属于“其他缺乏显著特征的”情形之一，为商标不具识别性之例示。多数观点认为，作为商标申请注册的短语、口号常常对指定使用的商品或服务具有一定程度上的描述性，或者虽与指定使用的商品或服务无关，但表达的是企业在经营理念上的主张或追求，消费者通常不会把短语或口号看作商标来区分不同的商品生产者或服务提供者，也就是说短语或口号先天就缺乏商标应有的显著性。因此，到目前为止，短语、口号类的商标注册申请在商标局的实质审查阶段往往被驳回，但如短语经过申请人的使用而获得注册的也不在少数。如近期“这！就是街舞”商标曾在商标局实质审查阶段被认为使用在第41类“培训; 组织教育或娱乐竞赛”等服务上，容易被消费者识别为宣传用语，而被驳回申请。后经商评委的审理认定，因“这！就是街舞”节目经过使用推广，在娱乐行业内具有一定的社会知名度，从而使得其作为商标具备了更强的识别性和显著性，后准予“这！就是街舞”的初审公告。可见，在评审案例中，商评委往往会从固有显著性和获得显著性两方面进行审查，如若申请注册的商标缺乏固有的显著性，则还需要考察该商标通过实际使用是否获得显著性。

总体而言，由于短语或口号往往在商标局审查阶段被认定为缺乏显著性，将短句申请注册为商标的成功率不太高，风险较大，企业将短句等作为商标申请时值得三思而行。